::: Отдел патентно-лицензионной работы Роспатента
Наши Консультации по новому закону.
Патентный поверенный РФ, рег. №422, Прозоровская Елена Васильевна – генеральный директор ООО «БИЗНЕСПАТЕНТ».
Преимущества в области товарных знаков, к которым привели изменения и дополнения Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ (далее – Закон РФ «О товарных знаках»).
Например, статья 4 «Исключительное право на товарный знак» в новой редакции стала звучать следующим образом:
1. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.
2. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях к продаже товаров;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
В отличие от предыдущей редакции в данной статье появилось такое уточнение как запрещение использования товарного знака без разрешения правообладателя (ранее владельца товарного знака) не только на товарах, но теперь еще и на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся и предлагаются к продаже, продаются и демонстрируются на выставках и ярмарках.
Ранее возможны были регистрации сходных или тождественных товарных знаков, но на разные классы товаров и услуг. Например, один и тот же товарный знак «Гефест» одно лицо зарегистрировало на товар, а другое – регистрировало этикетки упаковки, которые не являлись товарами, корреспондирующими зарегистрированным первым лицом, поскольку этикетки и упаковки относились к области печатной продукции. То же касалось и услуг – демонстрация товаров на выставках и ярмарках, поскольку данная услуга также не являлась корреспондирующей товарному знаку, зарегистрированному на конкретный товар и, соответственно, могла регистрироваться любым другим лицом на тот же товарный знак, что приводило к путанице. На один и тот же товарный знак появляется три владельца, владелец товарного знака: 1. на выпускаемый товар; 2. на упаковку и этикетки и 3. на рекламу и деловые операции, в том числе и демонстрация товаров на выставках и ярмарках.
С одной стороны Вы зарегистрировали свой товар с условным названием «Гефест», а другие лица зарегистрировали «этикетки и упаковки» под названием «Гефест», или услуги «реклама и деловые операции» также под названием «Гефест».
И Вы, и они имеют права на использование названия «Гефест» при изготовлении этикеток при услугах в рекламе или демонстрации товаров.
Для того чтобы защитить себя полностью от путаницы между правообладателями одного и того же товарного знака дополнительно к регистрации товарного знака на сам выпускаемый товар, владельцу товарного знака приходилось защищать и этикетки, упаковки, рекламу, демонстрацию товара и его реализацию.
Теперь же, в свете новых изменений и дополнений к Закону РФ «О товарных знаках», правообладатель товарного знака может быть спокоен за свой товарный знак, так как с появлением в Законе РФ «О товарных знаках» таких уточнений, экспертиза Федерального Института Промышленной Собственности (ФИПС) по другому подходит к рассмотрению заявок на товарные знаки. Например, если в поданной в ФИПС заявке имеется перечень товаров, которые уже зарегистрированы за другими правообладателями, и плюс перечень услуг 35 класса: реклама и деловые операции, то экспертиза ФИПСа вправе отказать другим претендентам и на рекламу, деловые операции и услуги, отказываемые третьим лицам (ранее интерпретировалось как реализация товара) и на упаковку и этикетки, основываясь на выводах о том, что регистрация одного и того же знака на разные фирмы по указанным выше основаниям приведет к смешению предприятий и будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара.
И экспертиза ФИПСа, в данной своей позиции, будет абсолютно права, поскольку ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках» непосредственно указывает на то, что «Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными».
Вторым существенным преимуществом данного пункта Закона РФ «О товарных знаках» является дополнение, из которого следует, что «нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации».
Такое дополнение дало возможность легко вздохнуть целому ряду крупных производителей продукции, чьи раскрученные Брэнды были зарегистрированы Российским Научно-Исследовательским Институтом Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), в качестве доменных имен на другие лица в Российском сегменте Интернета.
Поскольку понятие «доменное имя» появилось достаточно недавно, то законодательно данное понятие не было защищено, а решения судов по вопросам, связанным с использованием доменных имен в Российском сегменте Интернета, соответствующих зарегистрированным товарным знакам были основаны только на действующей законодательной базе, при этом в качестве аргументов в пользу правомерности регистрации и использования доменных имен, сходных с зарегистрированными товарными знаками, в судебных решениях фигурировали следующие доводы:
- во-первых то, что рамки действия исключительного права на товарный знак, указанные в свидетельстве ограничены перечнем товаров и услуг,
- во-вторых, поскольку доменное имя, в соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) не является ни средством индивидуализации продукции или услуг, ни средством индивидуализации юридического лица, и даже не результатами интеллектуальной деятельности. И таким образом, производители широко известной продукции не могли даже в судебном порядке вернуть себе свой же товарный знак, в качестве доменного имени в Российском сегменте Интернета, если его ранее зарегистрировало на себя другое лицо.
Примером могут служить нашумевшие судебные разбирательства, таких товарных знаков, как «KODAK» или «KAMAZ». Известно также, что даже фирма «L’OREAL» не могла зарегистрировать свой домен в Российском сегменте Интернета по той же причине.
Теперь, в соответствии с уточненным Законом РФ «О товарных знаках» РосНИИРОС не может зарегистрировать доменное имя, сходное с уже зарегистрированным товарным знаком, так как такая регистрация будет служить прямым нарушением прав правообладателя товарного знака.
Большие преимущества для производителей товаров вытекают из п.1 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках», а именно:
«Статья 6. Абсолютные основания для отказа в регистрации.
1.Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов.
- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством ли назначением товаров.
Элементы, указанные в абзацах втором- пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения».
Это приводило к тому, что ряд фирм в своих товарных знаках имели одни и те же неохраняемые элементы, и даже, если предприятие интенсивно использовало такое обозначение, чем завоевало на рынке сбыта известность, именно конкретного элемента, не обладающего ранее различительной способностью для конкретного товара, то оно не могло защитить себя от других производителей.
Теперь же производитель товара, интенсивно использовавший обозначение ранее не обладающее различительной способностью может защитить себя благодаря дополнению данного пункта ст.6, которое звучит следующим образом:
«Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования».
Производителю товара остается только доказать, что его обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования.
Примером может служить аббревиатура ММВБ («Московская Межбанковская Валютная Биржа»). По Закону РФ, действовавшему ранее, такую аббревиатуру ФИПС не защищал и признавал неохраноспособным элементом, поскольку она состояла только из согласных букв и не воспроизводилась как читаемое словесное обозначение.
Но поскольку, в результате интенсивного использования за длительный срок аббревиатура ММВБ приобрела различительную способность и широкую известность мирового значения, то, в соответствии с уточненным Законом РФ, ФИПС зарегистрировал данную аббревиатуру в качестве охраняемого товарного знака (свидетельство №260757 с приоритетом 07.05.2003г.).
Дополнения, отраженные в п.3 и 4 ст. 28 главы 6 Закона РФ «О товарных знаках» дали возможность легко вздохнуть производителям товаров, которые на Российском рынке хотя и завоевали свое место, но забыли защитить свои интересы в РОСПАТЕНТе, а именно:
«Статья 28 Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
3) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией;
4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции».
В рамках Закона РФ «О товарных знаках» регистрировались товарные знаки на фирмы, иногда являющиеся на территории РФ агентами зарубежного производителя товаров, чей товарный знак был зарегистрирован в стране производителя товаров.
Понять мотив таких регистраций можно, поскольку агентам, ввозящим товар на Российскую территорию с целью реализации, приходилось таким образом защищать свои интересы в таможне и при введении в хозяйственный оборот товара.
При этом, если иностранный производитель товара не возражал, то и никаких претензий с его стороны к своим агентам не предъявлялось.
Но чаще, как следует из практики работы, иностранный производитель, случайно выяснив, что агент зарегистрировал на себя их товарный знак, воспринимал данное обстоятельство как факт недобросовестной конкуренции и прекращал отношения с данным лицом, а свой товарный знак на территории РФ требовал вернуть, чаще в судебном порядке. Примером может служить нашумевшая в Высшей патентной палате история с товарным знаком «TAMPICO».
При указанных вышедополнениях, в п.3 ст. 28 Закона РФ «О товарных знаках», прежде чем регистрировать товарный знак агентам или представителям зарубежных производителей товаров придется пересмотреть свою позицию и попытаться уговорить своего зарубежного партнера зарегистрировать товарный знак в России, с целью защиты и возможности предоставления лицензии своему агенту.
Таким образом, введение данного дополнения защищает и Российских агентов от ошибок и в отдельных случаях даже от потери бизнеса, связанного с их неправильным восприятием Закона РФ «О товарных знаках».
Пункт 4 данной статьи защищает интересы владельцев товарных знаков от недобросовестных конкурентов, регистрирующих на свое имя чужие товарные знаки с целью наживы, поскольку ранее таким владельцам приходилось выкупать свои же товарные знаки у «шустрых» лиц, регистрирующих их на свое имя.
Теперь все эти аспекты урегулированы, благодаря введенным уточнениям и дополнениям в Закон РФ «О товарных знаках».
С уважением к Вам,
Патентный поверенный Р.Ф.
рег. №422,
Генеральный директор
ООО «БИЗНЕСПАТЕНТ»
Е.В. Прозоровская